Правовая охрана товарного знака: пример из судебной практики

В статье приведен пример дела из судебной практики о защите товарного знака. Нарушения законодательства по его регистрации отсутствовали, но зарегистрированный товарный знак был точной копией знака, который долгое время использовала другая фирма.

На первый взгляд правомерная регистрация товарного знака и сам товарный знак подлежат несомненной правовой защите. Но на деле все не так просто. Не всегда проведенная в соответствии со всеми процедурами регистрация товарного знака является законной. Иногда это попытка вынудить знаменитую фирму платить лицензионные платежи только потому, что используемое ею обозначение она же и не зарегистрировала как товарный знак. Поэтому первый совет юриста будет следующий: раз уж вы знамениты, изыщите средства и зарегистрируете свой товарный знак или торговую марку, чтобы избежать проблем в дальнейшем. Ведь не все субъекты предпринимательской деятельности ведут себя так добросовестно, как предписывают ГК и Закон о конкуренции.

Документ:

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК).

Документ:

Закон Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон о конкуренции).

История следующая…

ООО «А» использовало и продолжает использовать обозначение «А-н», применяя его на бланках, маркируя данным обозначением свою продукцию, выставляя ее на выставках (в т.ч. международных). Таким образом, обозначение «А-н» у потребителей ассоциировалось с деятельностью и услугами ООО «А». Некий гражданин К. зарегистрировал товарный знак «А-н» в отношении товаров и (или) услуг 35, 38, 42-го классов МКТУ и предложил ООО «А» заключить лицензионный договор и платить ему лицензионные платежи, причем немалые.

Документ:

Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957; Республика Беларусь присоединилась к нему Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.1997 № 674 (далее – МКТУ).

Руководство ООО «А», естественно, было возмущено таким положением дел, усмотрев в этих действиях нарушения своих прав, и подало в государственный орган, компетентный рассматривать дела о недобросовестной конкуренции, соответствующее заявление. В ходе разбирательств было установлено, что ИП К. не отрицал своего намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, что подтверждается заявлением физического лица К. о его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также предложением к ООО «А» заключить лицензионный договор на использование товарного знака «А-н».

Кроме того, товарный знак был зарегистрирован в отношении услуг, которые в значительной части пересекаются, а в некоторых случаях совпадают с видами деятельности, услугами (работами) ООО «А». В частности, услуги по программированию и разработке программного обеспечения для полиграфии, средств массовой информации, сети Интернет (42-й класс МКТУ) являются ключевыми в деятельности ООО «А». ИП К. не представил в уполномоченный государственный орган доказательств, что он не знал о существовании ООО «А» и используемом им обозначении. Напротив, товарный знак «А-н» был зарегистрирован по ускоренной процедуре после обнаружения в Интернете информации об ООО «А» и его обозначении.

С учетом данных обстоятельств решением компетентного государственного органа действия ИП К. по регистрации и использованию товарного знака «А-н» признаны недобросовестной конкуренцией.

ИП К. не согласился с вынесенным решением и обжаловал его в суд.

Позиция истца

В обоснование своей позиции истец указал, что товарный знак «А-н» зарегистрирован на него как на гражданина (физическое лицо), а между физическим лицом и субъектами предпринимательской деятельности не может быть конкурентных отношений, поэтому выводы уполномоченного государственного органа неправомерны.

В ходе судебного заседания была установлена идентичность зарегистрированного на физическое лицо К. товарного знака «А-н» и обозначения, используемого ООО «А», которая выражалась в одинаковом сочетании цветов, буквенных, изобразительных и объемных обозначений. При этом услуги, указанные в свидетельстве на товарный знак гражданина К., и виды деятельности, услуги, работы, осуществляемые ООО «А», в значительной части пересекаются, а в некоторых случаях совпадают.

Включение в товарный знак, зарегистрированный на гражданина К., таких родовых понятий, как услуги по программированию и разработке программного обеспечения для полиграфии, средств массовой информации, сети Интернет (42-й класс МКТУ), не позволяет ООО «А» использовать обозначение при оказании услуг и выполнении работ, поскольку основная деятельность компании заключается в разработке и поддержке интернет-ресурсов.

В судебном заседании также подтвердились намерения ИП К. использовать зарегистрированный товарный знак в предпринимательской деятельности. Поэтому совпадение услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак, с услугами, оказываемыми ООО «А» на рынках рекламы, менеджмента, в сфере программирования и разработки программного обеспечения для полиграфии, средств массовой информации, сети Интернет, является установлением конкурентных отношений между ИП К. и ООО «А».

Что установил суд

Суд установил, что в действиях ИП К. присутствует совокупность трех признаков недобросовестной конкуренции, определенных в абз. 10 ст. 1 Закона о конкуренции:

1) направленность действий хозяйствующего субъекта на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности.

Зарегистрировав товарный знак «А-н», ИП К. получил преимущества в предпринимательской деятельности и тем самым возможность причинить ООО «А» убытки. ИП К. воспользовался этими преимуществами, направив обществу предложение о заключении лицензионного договора. В противном случае ИП К. требовал прекратить использование обозначения «А-н»;

2) противоречие действий субъекта требованиям Закона о конкуренции, требованиям разумности и добросовестности;

3) способность причинить своими действиями убытки конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации.

Суду были представлены доказательства об убытках, понесенных ООО «А» в результате действий ИП К.

При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении жалобы ИП К. и оставил в силе решение уполномоченного государственного органа.

Комментарий юриста

В рассматриваемом случае имеет место недобросовестная конкуренция, выразившаяся в злоупотреблении лицом своим правом на правовую охрану товарного знака в Республике Беларусь. Злоупотребление правом не рассматривается белорусским законодательством в качестве основания для признания регистрации товарного знака недействительной. Однако не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление своим доминирующим положением на рынке (абзац второй п. 1 ст. 9 ГК). Таким образом, законодатель установил право на определение меры использования гражданских прав в целях недопущения недобросовестной конкуренции.

Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров (ст. 28 Закона о конкуренции).

Действия, способные создать смешение с деятельностью другого хозяйствующего субъекта либо с товарами, вводимыми конкурентом в гражданский оборот на территории Республики Беларусь, запрещаются и признаются в установленном порядке неправомерными (ст. 29 Закона о конкуренции).

Регистрация товарного знака не на ИП К., а на физическое лицо К. в данном случае не имеет значения для юридической квалификации действий ИП К. как недобросовестной конкуренции. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 22 ГК). К предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей применяются правила ГК, которые регулируют деятельность юридических лиц (п. 2 ст. 22 ГК). Таким образом, К. может использовать товарный знак для обозначения выпускаемой продукции (оказываемых услуг).

Учитывая подтвержденное ИП К. намерение использовать зарегистрированный товарный знак «А-н» для извлечения прибыли, следует сделать вывод, что К. намеревался использовать данное обозначение в гражданском обороте для получения систематической прибыли, т.е. в предпринимательской деятельности в качестве ИП.

Доказанность в суде признаков недобросовестной конкуренции позволяет квалифицировать действия ИП К. по регистрации товарного знака, совпадающего с используемым другим лицом обозначением, и его использованию в качестве недобросовестной конкуренции. В таких случаях зарегистрированный товарный знак не подлежит правовой охране в силу признания действий по его регистрации и использованию недобросовестной конкуренцией.

Наталья Иванова, юрист