Отчуждение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности: оформляем правильно

О чем статья: рассматривается сложившийся на практике порядок отчуждения прав на уже созданные объекты интеллектуальной собственности между организациями.

Какие виды договоров используются для передачи объектов интеллектуальной собственности

Документ:

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК).

Обратите внимание! Договоры аренды и купли-продажи не применяются в отношении передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.

Договоры, приведенные во второй колонке схемы, не подходят для целей обособленной передачи исключительных имущественных прав между организациями без регулирования вопросов создания такого объекта по следующим причинам:

– договор о создании и использовании результатов интеллектуальной собственности заключается с физическим лицом и регулирует в совокупности как создание объекта интеллектуальной собственности, так и переход соответствующих прав;

– авторский договор заключается только с физическим лицом – автором;

– договор на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ также регулирует одновременно и создание объекта интеллектуальной собственности, и переход соответствующих прав, а предмет договора осложнен дополнительными требованиями к результату разработки: научностью исследований, новизной изделия, созданием конструкторской документации на новое изделие или новую технологию, тогда как обычный хозяйственный оборот редко предполагает такие разработки.

Справочно:

по договору на выполнение научно-исследовательских работ одна сторона (исполнитель) обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а другая сторона (заказчик) обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 723 ГК).

В чем разница между лицензионным договором и договором уступки исключительного права

Главное отличие между лицензионным договором и договором уступки исключительного права: лицензия лишь предоставляет на определенный срок право пользования на определенной территории соответствующим объектом, которым с учетом положений лицензионного договора наряду с лицензиатом могут пользоваться лицензиар и иные лицензиаты.

В то же время по договору уступки исключительного права соответствующие имущественные права на объект интеллектуальной собственности передаются новому правообладателю в полном объеме без ограничения по территории, сроку пользования такими правами на весь срок охраны соответствующих имущественных прав. Иными словами, проводя аналогии с поименованными договорами для «традиционных» материально выраженных предметов, лицензия будет являться аналогом договора аренды, а уступка исключительного права – договора купли-продажи.

Рекомендация

Для полного перехода прав на объект интеллектуальной собственности новому правообладателю без каких-либо договорных ограничений по срокам, территории и способам пользования следует заключать договор уступки исключительного права.

Справочно:

по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ одна сторона (исполнитель) обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а другая сторона (заказчик) – принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 723 ГК).

Условия договора о передаче исключительных прав

Существенными условиями договора уступки исключительного права, по умолчанию, являются (пп. 1 и 2 ст. 984¹ ГК):

– предмет (т.е. указание на конкретный объект интеллектуальной собственности);

– вознаграждение (размер, порядок определения или прямое указание на безвозмездность).

Рекомендация

Считаем разумным регламентировать в соответствующем договоре распределение между сторонами обязанностей и расходов, связанных с регистрацией договора уступки исключительного права, если такая регистрация будет осуществлена или является обязательной.

Кроме того, договор может содержать положения, отражающие договоренности между автором и правообладателем по вопросам осуществления соответствующим автором личных неимущественных прав в отношении предмета договора уступки исключительных прав, которые новому правообладателю стоит принять во внимание.

Документ:

Закон Республики Беларусь от 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее – Закон № 160-З).

Документ:

Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон № 2181-XII).

Форма договора о передаче исключительных прав

Договор уступки исключительного права заключается в письменной форме и регистрируется в случаях, предусмотренных законодательными актами (п. 3 ст. 984¹ ГК). Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет недействительность договора.

Решение вопроса об обязательной регистрации договоров уступки исключительного права зависит от объекта, права на который отчуждаются (см. таблицу).

Документ:

Закон Республики Беларусь от 13.04.1995 № 3725-XII «О патентах на сорта растений» (далее – Закон № 3725-XII).

Порядок регистрации указанных в таблице договоров установлен постановлением № 346. Порядок действий по регистрации договоров, регулирующих переход имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, установлен Инструкцией № 6.

Документ:

Закон Республики Беларусь от 07.12.1998 № 214-З «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (далее – Закон № 214-З).

Порядок регистрации договора уступки исключительных прав

Ведение дел по регистрации договоров, изменений в них, а также расторжений договоров осуществляется любой из сторон договора самостоятельно либо ее (их) представителем, полномочия которого удостоверяются доверенностью (п. 4 Инструкции № 6).

Органом, осуществляющим регистрацию договоров уступки исключительных прав, является государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности» (далее – патентный орган) согласно постановлению № 346.

Для регистрации договоров уступки исключительного права в патентный орган представляются:

– заявление о регистрации договора;

– договор в 3 экземплярах (2 экземпляра – подлинники, 1 экземпляр – заверенная заявителем копия);

– доверенность (если ведение процедуры регистрации осуществляется через представителя);

– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

– патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, свидетельство на топологию интегральной микросхемы, товарный знак.

Договоры регистрируются в течение 1 месяца с момента представления в патентный орган документов.

Патентный орган также вправе запрашивать и получать информацию по вопросам, связанным с регистрацией договоров. При этом срок регистрации договоров продлевается до 2 месяцев.

В рамках процедуры регистрации:

– соответствие указанных в договоре сведений об объекте права промышленной собственности (его вид, номер патента (свидетельства)) сведениям соответствующих государственных реестров;

– состояние правовой охраны объекта права промышленной собственности на момент осуществления процедуры регистрации (действие патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, регистрации товарного знака, исключительного права на использование топологии интегральной микросхемы);

– наличие ранее зарегистрированных договоров в отношении предмета представленного на регистрацию договора;

– наличие в договоре уступки условий о передаче (уступке) исключительного права на объект права промышленной собственности;

– иные сведения, касающиеся регистрируемых договоров, в т.ч. полномочия сторон договора на его подписание.

Документ:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)» (далее – постановление № 346).

Документ:

Инструкция о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), утвержденная постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 15.04.2009 № 6 (далее – Инструкция № 6).

Справочно:

ставка патентной пошлины за рассмотрение заявления о регистрации уступки исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, товарный знак, топологию интегральной микросхемы составляет 10 БВ и дополнительно 5 БВ за каждые (свыше 1) патент, свидетельство (подп. 8.1 п. 8 приложения 23 к Налоговому кодексу Республики Беларусь).

Обратите внимание! Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации уступки исключительного права должна быть уплачена до момента подачи заявления в регистрирующий орган.

Павел Жирмонт, юрист Synesis